內容提要:在司法實踐中,正品轉售商經常會援引指示性合理使用以抗辯自己在店鋪招牌上使用他人注冊商標的行為不構成侵權。通過梳理目前國內的典型案例,可發(fā)現當轉售商單獨或突出性使用他人商標于其店招之上時,法院仍然會作出侵權判定,但不同的法院在涉案行為侵犯商品商標或服務商標,以及指示性合理使用的構成要件問題上存在分歧。進一步考察美國及歐盟的立法及司法實踐,可以總結出指示性合理使用需要滿足必要性、合理性、善意以及不構成相關公眾混淆四個構成要件。在使用他人商標指示他人商品的來源的行為上,指示性合理使用與權利用盡的概念范圍有重疊之處。指示性合理使用的主張以涉案行為構成商標性使用為前提,其作為一種構成商標侵權的例外,宜在涉案行為滿足商標侵權的構成要件的基礎上,作為侵權抗辯理由進行援引。無混淆可能性作為指示性合理使用的必然結果和內在要求 ,應成為指示性合理使用的構成要件之一。同時,若權利人的商標為其企業(yè)名稱或其主要組成部分,轉售商的使用還涉嫌構成擅自使用他人有一定影響的企業(yè)名稱(字號)等不正當競爭行為。
前言
在商業(yè)實踐中,很多品牌,特別是奢侈品牌的商品在銷售時往往是通過其自營店鋪或授權經銷商等渠道進行銷售,但由于價差或其他商業(yè)原因,前述品牌的商品還會通過其他合法的渠道被其他商戶購進并予以轉售。在這些轉銷商中,有些商戶僅僅銷售某一品牌的商品,而有些商戶同時還會在店內銷售其他品牌的商品并提供相關的服務。很多轉銷商在進行商品轉銷的過程中,都會將其所銷售商品的商標置于其店鋪招牌(以下簡稱店招)之上,有的還對他人的商標進行了單獨使用或突出性使用。然而,該類使用并不能簡單地被認為是指示性合理使用或者商標權利用盡之后的合理使用。在單獨使用他人注冊商標的情況下,該類使用會構成商標侵權,并且涉嫌構成不正當競爭。近年來,國內外法院出現過不少的判定該類使用構成侵權的典型案例。本文試圖從國內法院關于正品轉售商店招侵權的案例入手,總結分析司法實踐中的基本裁判規(guī)則及裁判思路之間存在的分歧,然后通過對于美國及歐盟的相關司法判例和法律條文的梳理,理清指示性合理使用概念的起源及其發(fā)展過程,并在此基礎上對于指示性合理使用的概念范圍,及其與混淆可能性判定之間的關系、指示性合理使用抗辯在店鋪招牌商標侵權中的援引問題作出分析,最后就該種使用的商標侵權及不正當競爭風險作出論述。
一、國內的司法實踐
在國內司法實踐中,涉嫌店招侵權的被告通常會以自己的使用為指示性合理使用進行抗辯。而通過對相關案例的梳理可以發(fā)現,司法實踐中,我國法院針對被告指示性合理使用的抗辯一般傾向于認定在店招上單獨使用他人商標的行為已經超出了指示商品來源所必要的范圍,不構成合理使用,從而認定構成商標侵權。但通過對相關判例的梳理不難發(fā)現,各個地區(qū)的法院在審理該類案件時仍存在著裁判思路上的分歧。而不同裁判思路之間主要分歧的點在于正品轉售商在店招上單獨使用權利人商標構成商品商標侵權還是服務商標侵權,以及指示性合理使用需具備哪些前提條件。本部分將針對這兩大分歧點對相關法院的判決進行簡要梳理。
(一)構成商品商標還是服務商標侵權的分歧
1. 認為僅構成服務商標侵權的裁判思路
在該種思路中,法院傾向于認為只要店鋪銷售的是正品,那么店招之上商標的使用就屬于正當的指示性使用;但是由于店鋪提供了相關的銷售、展出服務等,故店招及裝潢中對于他人標識的不正當使用會構成相關服務商標侵權。
在維多利亞的秘密商店品牌管理公司與上海麥司投資管理有限公司侵害商標權及不正當競爭糾紛案中,原審原告認為原審被告未經許可在其店招上單獨使用“VICTORIA'S SECRET”標識,侵犯了原審原告注冊于第35類的服務商標及第25類的商品商標。上海市高級人民法院審理認為,由于麥司公司所銷售的并非假冒商品,因此其也應具有將“VICTORIA'S SECRET”“維多利亞的秘密”商品商標在銷售活動中指示商品來源、以便消費者識別商品來源的權利,對此商標權人應當予以容忍。但如果對銷售過程中商品商標的指示性使用不加限制,則可能危及相關服務商標的存在價值。原審被告在店招、店內裝潢等處使用“VICTORIA'S SECRET”標識及相關宣傳行為可能導致相關公眾的誤認,超過了指示商品來源所必要的范圍,具備了指示、識別服務來源的功能,構成服務商標侵權。
同樣地,在古喬古希股份公司與嘉興盼多芙商貿有限公司等侵害商標權及不正當競爭糾紛案中,原審被告在其經營的店招上突出使用了“OUTLETGUCCI”標識,而該店鋪所售商品均為古喬古希公司的正牌商品。原審原告古喬古希公司認為原審被告侵犯了其在注冊于第18類、第25類的“GUCCI”商品商標以及注冊于第35類的“GUCCI”服務商標,故提起訴訟。上海知識產權法院經審理認為,原審被告在店招上的使用行為足以使相關公眾認為店鋪商品的服務者、店鋪商品的展出服務提供者是古喬古希公司或與其存在特定的聯(lián)系,構成了對原審原告第35類注冊商標的服務商標侵權。而對于原審原告訴請中的商品商標侵權,一審法院認為無證據表明屬于假冒商品,原審原告亦不主張其銷售的是侵權商品,故不應認定為商品商標侵權,在二審中法院亦未對商品商標侵權作出認定。
2. 認為僅構成商品商標侵權的裁判思路
該種裁判思路傾向于認定在店鋪上突出或單獨使用他人注冊商標屬于對合理指示商品來源的權利的不當擴張,構成商品商標侵權,但因第35類的服務范圍不含銷售服務,從而不構成對于第35類服務商標的侵權。
在聯(lián)想(北京)有限公司訴顧清華商標權糾紛案中,原審被告顧清華在其經營的電腦配件經營部的店招上單獨且突出使用“聯(lián)想”及“Lenovo”字樣,并且沒有任何其他說明文字,該店鋪經營范圍為電腦、電腦耗材、電腦配件零售、維修。原審原告聯(lián)想(北京)有限公司訴稱被告的使用對其注冊的第9類商標構成了商標侵權。江蘇省高級人民法院經審理認為,原審被告在其店鋪單獨突出使用“聯(lián)想”及“Lenovo”等標識,構成了商品商標侵權。
而在上海益朗國際貿易有限公司昆山分公司訴昆山市市場監(jiān)督局商標行政處罰、昆山市人民政府行政復議一案中,原審原告在其中門頭上大面積分別使用了“LOEWE”“BALLY”“DOLCE&GABBANA”標識;在后各門頭上加了“EASTDOMAINOUTLET”的文字及圖形標識,但該標識位于門頭右上角且字體明顯小于上述三個標識。原審被告昆山市市場監(jiān)管局接舉報進行立案調查,認為原審原告侵犯了相關權益人第3類、第14類、第18類、第25類商品商標,并向原審原告作出《責令改正通知書》,原審原告不服向昆山市人民政府申請行政復議,后者作出了維持決定,原審原告遂訴至法院。江蘇省蘇州市中級人民法院經審理認為上訴人的行為構成了商品商標侵權。并且法院認為商品銷售服務行為并不屬于第35類服務商標所指的服務行為,故對于原審原告認為一審法院未查明相關權益人是否具有第35類服務商標注冊違背商標分類保護原則的主張不予采納。
3. 認為同時構成商品商標和服務商標侵權的裁判思路
該種裁判思路傾向于在權利人同時擁有注冊商品商標和注冊服務商標的情況下同時認定侵權人成立商品商標和服務商標侵權。
在佛山市順德區(qū)寶駿汽車維修有限公司與米其林集團總公司侵害商標權糾紛案中,原審被告在其店鋪中銷售米其林輪胎產品,其未經許可在店招上使用了“米其林”“michelin”及米其林小人圖案等原審原告注冊商標。原審原告據此主張原審被告的行為侵犯了其享有的第12類商品商標專用權以及第35類、第37類服務商標專用權。廣東省高級人民法院審理認為原審被告未經商標注冊人許可,在經營場所正門的商業(yè)匾額上突出使用與涉案商標相同商標,在相關公眾中造成原審被告經原審原告授權提供相關服務的混淆的行為,構成服務商標侵權。同時在店鋪正門的商業(yè)牌匾上突出使用與涉案商標相同的商標,容易導致相關公眾將店內銷售的其他商品來源與米其林品牌間產生混淆,或認為二者間有特定聯(lián)系,亦構成商品商標侵權。
在古喬古希股份公司與珠海正邦房地產開發(fā)有限公司等侵害商標權及不正當競爭糾紛案中,原審四被告在摩爾商場內的店招、內墻廣告等多處使用了“GUCCI”標識。據此,原審原告主張四被告共同侵犯了其享有的第18類、第25類商品商標專用權,第35類服務商標專用權。而被告則抗辯稱其所售產品均為通過平行進口的方式購入的具有合法來源的正品,店招上使用涉案商業(yè)標識的目的在于讓消費者直觀地了解商場經營的商品情況,并不構成商標侵權。廣東省高級人民法院經審理認為,即使摩爾公司所銷售的商品為正品,其為指示所銷售的商品而使用他人商標的使用也行為應受到指示性合理使用構成要件的限制,而原審被告的行為并不能滿足指示性合理使用的要求,同時構成了商品商標侵權及服務商標侵權。
(二)構成指示性合理使用的前提條件的分歧
通過梳理國內各個法院的案例可以作出如下總結,各個法院對于構成指示性合理使用的前提條件的觀點是基本一致的,即均認為構成指示性合理使用的商標使用行為須具有使用的必要性、使用方式須具有合理性、使用人主觀上須為善意。但對于在指示性合理使用的判定中是否應該進行混淆可能性的判定,各個法院之間仍存在分歧。
1. 將混淆可能性判定排除于指示性合理使用判定的裁判思路
在維多利亞的秘密商店品牌管理公司與上海麥司投資管理有限公司侵害商標權及不正當競爭糾紛案中,上海市高級人民法院指出“在指示性使用涉案商品商標過程中,應當限于指示商品來源,如超出了指示商品來源所必需的范圍,則會對相關的服務商標專用權構成侵害”。而進一步,在前述古喬古希股份公司與嘉興盼多芙商貿有限公司等侵害商標權及不正當競爭糾紛案中,上海知識產權法院對于“說明、描述自己經營的商品的必要范圍”進行了總結,認為轉售商對商標的合理使用需滿足以下三個條件:(1)使用商標標識系出于善意;(2)未將商標標識作為自己商品或服務的商標使用;(3)僅是在說明或者描述自己經營的商品等必要范圍內使用他人商標標識。
由此可見,在該裁判思路中,法院在判定是否構成指示性合理使用時并沒有考慮該種使用行為是否會造成相關公眾混淆的可能性,而是認為正品的轉售商只要在一定的必要范圍內對涉案商標進行使用就能構成對商品商標的指示性使用。而超出此必要范圍的使用行為,則應依照商標侵權判定的各項條件,判定是否會構成服務商標的侵權。
2. 將混淆可能性判定納入指示性合理使用判定的裁判思路
不同于將混淆可能性判定排除于指示性合理使用判定的裁判思路,在更多的判決中,法院均將不構成相關公眾的混淆可能性作為涉案行為構成商標指示性合理使用的前提條件。
在前述古喬古希股份公司與珠海正邦房地產開發(fā)有限公司等侵害商標權及不正當競爭糾紛案中,廣東省高級人民法院指出,“即使轉售商所銷售的商品為正品,其為指示所銷售的商品而使用他人商標的指示性合理使用也應受到一定的限制,即在主觀上,對他人商標的使用必須出于善意,沒有故意攀附該商標已有商譽的企圖;在客觀上,對他人商標進行使用的形式、內容和程度應當保持在合理、必要的范圍內,符合一般的商業(yè)慣例,尤其是不能使相關公眾誤認為該店鋪與商標注冊人存在直營或授權許可等商業(yè)上的聯(lián)系”。在前述聯(lián)想(北京)有限公司訴顧清華商標權糾紛案中,江蘇省高級人民法院認為“行為人具有試圖使消費者誤認為其與聯(lián)想公司存在特許經營、加盟、專賣等特定商業(yè)關系的攀附故意,客觀上也形成了上述效果,顯然屬于對合理指示商品來源的權利的不當擴張,已經超出了商標指示性使用的合理范疇”。通過此段表述我們仍然可以看出,此處法院認為要想構成指示性合理使用,需要其行為主觀上無間接混淆之故意、客觀上亦無間接混淆之效果。
而值得注意的是,在“芬迪愛得樂有限公司與上海益朗國際貿易有限公司等侵害商標權糾紛”的二審判決中,上海知識產權法院對其在之前判例中的觀點進行了修正,根據該份判決書中的觀點,構成商標合理使用應當符合:(1)使用行為是善意和合理的,并未將他人商標標識作為自己商品或服務的標識使用;(2)使用行為是必要的,僅是在說明或者描述自己經營商品的必要范圍內使用;(3)使用行為不會使相關公眾產生任何混淆和誤認。而根據該觀點,混淆可能性判定是應當被納入指示性合理使用判定之中。
二、美國的司法實踐
指示性合理使用的概念起源于美國的判例法。在美國,對于第三人未經許可使用他人的商標來指代他人的商品是否構成指示性合理使用的問題,美國聯(lián)邦第九巡回法庭在New Kids on the Block vs. News America Pub., Inc.案中,首次確立了構成指示性合理使用的三個前提條件(以下簡稱New Kids檢驗標準):第一,必要性,如果不使用商標消費者就無法識別產品的來源;第二,使用的方式必須在合理的必要范圍內;第三,被告在使用商標的過程中不得讓人以為其與商標權利人之間存在許可的關系。在該案中,美國聯(lián)邦第九巡回法庭用New Kids檢驗標準中的三要素測試替代了傳統(tǒng)的混淆可能性測試方法。該法庭認為,只要經過New Kids測試并被認定為指示性合理使用的商標使用行為就不會構成混淆,是合法的商標使用。
而在美國聯(lián)邦第五巡回法庭審理的Pebble Beach Co. v. Tour 18 I Ltd.案中,法官認為只要商標的指示性使用不構成易導致混淆的近似,那么該使用就不構成商標侵權。不同于美國聯(lián)邦第九巡回法院,美國聯(lián)邦第五巡回法院在該案中僅采納了New Kids檢驗標準中的前兩個標準,而并沒有使用第三個標準“被告在使用商標的過程中不得讓人以為其與商標權利人之間存在許可的關系”。法院認為在用于識別來源的直接比較廣告的情況下的指示性使用中,第三個標準是始終能夠得到滿足的。此外,不同于美國聯(lián)邦第九巡回法庭的判決,美國聯(lián)邦第五巡回法庭認為指示性使用的判斷標準并不能替代傳統(tǒng)的混淆可能性測試法,在考慮指示性使用的判斷標準時應當結合傳統(tǒng)的混淆可能性測試方法進行分析,以避免降低構成混淆的標準。
此后,美國聯(lián)邦第三巡回法庭在Century 21 Real Estate corp. v. Lendingtree, Inc.案中重新采用了包含三個要素的New Kids檢驗標準并對該標準進行了進一步完善,在基本保留這三個條件的同時,尤其是對其第三個構成要件“被告在使用商標的過程中不得讓人以為其與商標權利人之間存在許可的關系”進行了重新表述。經重述后的第三個條件是,“被告的行為或用語是否能夠真實且準確地體現原告(商標權利人)與被告的商品或服務之間的關系”。該表述不僅將New Kids標準第三個條件的含義包括在內,而且使其外延更加完整。也即是說,如果被告的行為讓公眾誤以為被告與商標權人之間存在某種關聯(lián)關系——但事實上這種關系并不存在——則被告不能援引指示性合理使用的抗辯。而關于指示性合理使用判斷與混淆可能性判斷的問題,美國聯(lián)邦第三巡回法庭認為是否構成商標合理使用與是否構成商標混淆是兩個獨立且并不相互排斥的問題,兩者均是積極的抗辯理由。但這并不意味著在相關案件中不需要首先進行混淆可能性判斷。相反,即使構成了混淆,如果符合指示性合理使用測試標準,那么該使用也是正當的。
2016年,美國聯(lián)邦第二巡回法庭在International Information Systems Security Certification Consortium, Inc. v. Security University, LLC案中再次贊同并適用了由美國聯(lián)邦第九巡回法庭及美國聯(lián)邦第三巡回法庭創(chuàng)立和發(fā)展的New Kids測試標準。但在指示性合理使用測試標準與傳統(tǒng)的混淆可能性測試標準的關系上,美國聯(lián)邦第二巡回法庭并不贊同美國聯(lián)邦第九巡回法庭用新的指示性合理使用測試取代傳統(tǒng)的混淆可能性測試的思路。美國聯(lián)邦第二巡回法庭強調,其所轄的地區(qū)法院在判定描述性使用是否構成混淆時,應當將New Kids測試標準與傳統(tǒng)的Polaroid混淆可能性測試標準相結合,即指示性合理使用的三個判斷標準應當作為混淆可能性判斷的考慮因素。
從以上由四家不同的美國聯(lián)邦巡回法庭作出的判決可以總結出,美國目前的司法實踐中主要的觀點還是認為構成指示性合理使用需要滿足New Kids檢驗標準中的必要性、合理性以及相關公眾誤認的可能性這三個條件。但關于指示性使用的New Kids檢驗標準與傳統(tǒng)的混淆可能性判定之間在涉及指示性合理使用案件審理中的關系,不同的聯(lián)邦巡回法庭之間仍存在意見的分歧。美國聯(lián)邦第九巡回法庭將New Kids檢驗標準作為傳統(tǒng)混淆可能性檢驗標準的替代,并認為只要符合該三要素就不會構成混淆,這種路徑是將指示性使用的相關特點融入了混淆判斷中并簡化了傳統(tǒng)的混淆可能性判斷要素,其本質仍是混淆可能性判斷;美國聯(lián)邦第三巡回法庭則將指示性使用與不構成混淆可能性作為兩個獨立的積極抗辯理由;美國聯(lián)邦第五巡回法庭和美國聯(lián)邦第二巡回法庭則是將New Kids測試標準與混淆可能性測試標準結合起來,以判斷指示性使用是否會構成混淆,從而判斷該使用是否為合理使用。各聯(lián)邦巡回法庭之間分歧的實質,實際上是在指示性合理使用的抗辯中是否需要以不構成混淆為前提以及二者之間究竟存在著何種關系的問題。由于美國是判例法國家,故對于指示性合理使用的判定并沒有形成全國統(tǒng)一的司法裁判思路,但各聯(lián)邦巡回法庭關于指示性合理使用判定與混淆可能性判定關系的不同理解,仍然值得我們參考和反思。
三、歐盟的立法和司法實踐
在歐盟,司法實踐中法院對于正品轉售商使用商標權人商標的行為的司法裁判觀點主要體現在歐共體法院1999年審理的BMW案中。在該案中,被告Deenik先生在荷蘭經營一家汽車修理廠,銷售BMW的二手汽車,并從事BMW汽車的修理與維護,但他不是BMW在荷蘭的銷售網絡中的特約經銷商。歐共體法院在該案中被請求作出初裁意見的問題之一是,被告是否有權為其銷售的BMW二手車做廣告。
根據《歐共體商標指令》(89/ 104 /EEC)第7(1)條關于商標權利用盡原則的規(guī)定以及歐共體法院在先的有關判決(例如Dior案),法院認為,誠然轉售商在銷售經商標權人合法投放市場的商品過程中,有權通過廣告使用該商標來吸引公眾的注意,但是權利用盡原則還必須要受到《歐共體商標指令》第7(2)條規(guī)定的例外的限制,即商標權人存在合法的理由來阻止轉售商對其商標的使用,尤其是當商品的條件受到改變或者損害的情況下。就該案而言,法院認為如果轉售商使用商標進行廣告的方式有可能導致公眾認為在轉售商與商標權人之間存在某種商業(yè)關系,尤其是如果這種使用有可能導致公眾認為轉售商屬于商標權人的銷售網絡或者二者之間有某種特殊的關系時,就屬于《歐共體商標指令》第7(2)條所規(guī)定的商標權人阻止轉售商使用其商標的“合法理由”。法院進一步指出,導致產生這種錯誤聯(lián)系的廣告對于繼續(xù)轉售商品而言并不是必須的,轉售商對于商標權人的合法權益未盡到善意的注意義務,并且其不正當利用權利人商標商譽的行為還會導致商標的價值受損。這也與商標保護的目的相違背,即防止商標權人的競爭者不正當地利用其商標的市場地位和聲譽。但若該類廣告有不會造成誤導相關公眾認為該二手車經銷商與商標權人有商業(yè)上的聯(lián)系的風險,僅憑轉銷商通過在廣告中使用商標來宣傳以獲得更多的銷售方面的利益這一事實,且在其他方面使用人在宣傳中遵守了誠實信用原則,那么這樣的使用并不會構成權利用盡的例外,進而不會構成侵權。
故而對于轉售商使用商標時必須在合理的范圍內進行,從歐共體法院的論述中也可概括出轉售商在使用商標時必須滿足必要性、善意、不得導致消費者產生混淆誤認轉售商與商標權人之間存在特約經銷或授權許可等關聯(lián)關系、不得導致商標的價值受損等條件。值得注意的是,歐共體法院在BMW案中,針對被告未經許可在寶馬二手車的銷售中擅自使用BMW的商標的正當性基礎,法官是通過對商標的權利用盡理論的論述,認為二手車轉售商若不滿足一定的條件則會超過商標權利用盡的界限而失去其使用的正當性,構成權利用盡的例外情況,而法官所援引的法條也是當時的《歐共體商標指令》(89/ 104 /EEC)第7(1)條關于商標權利用盡原則的規(guī)定,而不是指令第6(1)(c)款中關于指示性使用的規(guī)定。
然而,歐盟的這一思路在2015年修改的現行《歐盟商標指令》(EU)2015/2436中已經有所轉變?,F行的《歐盟商標指令》第14條第1款第(c)項中規(guī)定道:“歐盟商標的商標權人無權在以下交易過程中禁止第三方使用其商標……(c)使用歐盟商標以識別或指代該商標所有人的商品或服務,特別是,如果必須使用該商標來表明產品或服務的預期目的,特別是在配件或零部件領域的使用”;第14條第2款:“第1款僅適用于第三方的使用行為符合誠實信用的工商業(yè)慣例的情況”。在2017年修改的《歐盟商標條例》(EU)2017/1001第14條第1款第(c)項及第2款中也出現了相同的表達。相比于早前《歐共體商標指令》第6(1)(c)款中對指示性使用的規(guī)定,新的指令和條例增加了“使用歐盟商標以識別或指代該商標所有人的商品或服務”的情況,涵蓋范圍更廣。這也表明了歐盟的立法者對美國等域外的司法實踐進行了有益的借鑒,并通過對于指令和條例的修改將使用他人商標來指示商標權人的商品或服務的商標使用行為納入指示性合理使用的范疇之中。該思路的轉變也可以從現行《歐盟商標指令》序言第26段及2017年《歐盟商標條例》序言第21段得以體現:“進一步講,商標權人不應當被授予禁止為了識別或指示權利人的商品或服務而為的誠實信用的商標使用行為的權利。第三方在轉售由商標權人首次售出的或經商標權人授權而售出的正品時,只要其使用行為同時符合工商業(yè)的誠實信用的慣例,那么該第三方為引起消費者的注意而使用權利人商標的行為應當被認為是合理的?!?/span>
四、指示性合理使用的法律問題辨析
從上文對于國內外司法判例的梳理,可以看出對于商標的指示性合理使用問題,實踐中還存在著一些基本概念范疇上的模糊問題。這其中主要體現在對于指示性合理使用概念范圍劃分的不清晰以及對于指示性合理使用抗辯與混淆可能性判定之間關系的爭議。本部分將就這兩個問題作出簡要辨析。
(一)指示性合理使用的概念范圍
在早前的《歐共體商標指令》第6條第1款(c)項中規(guī)定,“商標權人無權在如下交易過程中禁止第三方使用其商標……(c)必須使用商標以表明商品或服務的用途,特別是在配件或零部件領域的使用”。從該款法律的文字表述中可以看出,在《歐共體商標指令》中指示性使用的語義之下,主要是指使用他人的商標來指示自己的產品或服務的目的的商標使用,其產品或服務的來源為自己。在實踐中,通常汽車或電子產品等零配件商或維修服務提供商用于指示自己的商品或服務是專門適用于他人的商品之上時,可能構成歐盟指令中的指示性使用。然而在BMW案中,被告在銷售二手寶馬車的過程中使用BMW商標的行為,其商品來源仍是BMW而非被告自己,其使用目的是為了表明別人的商品而非自己的商品或服務的用途。因此,法官并沒有援引指示性使用的相關規(guī)定而是從權利用盡理論入手進行論述。而對于該案中被告為自己提供的維修和養(yǎng)護寶馬車的服務進行廣告宣傳中使用BMW商標的問題,歐共體法院則是援引的《歐共體商標指令》第6(1)(c)款中指示性使用的規(guī)定。歐共體法院認為,《歐共體商標指令》第7條的權利用盡原則是為了協(xié)調商標專用權的保護與共同體內貨物自由流通之間的利益,并使得商品在投入市場后的進一步商業(yè)活動中能夠繼續(xù)使用其依附的商標。而對汽車的維修和保養(yǎng)服務并不會涉及到商品的進一步商業(yè)活動的問題。
在美國,最初創(chuàng)設的指示性合理使用實際上是針對使用他人商標來指代他人商品或服務的使用行為。在New Kids on the Block vs. News America Pub., Inc.案中,美國聯(lián)邦第九巡回法庭的法官指出:“的確,這并不是典型的合理使用的案例,在典型的合理使用的案例中,被告是使用原告的商標來描述被告的產品。而此處New Kids的商標是被用于指代New Kids自己?!笨梢钥闯?,在創(chuàng)設指示性合理使用概念之初,法官就已經注意到了指代他人產品或服務來源與指代自己產品或服務目的之間的區(qū)別。因此,美國New Kids檢驗標準的創(chuàng)立也只是為了對使用他人商標指代他人的商品或服務的行為進行合理使用檢驗,而并不是為了檢驗使用他人的商標指代自己的商品或服務的行為。
而在我國,有學者總結認為,商標指示性正當使用是使用他人商標描述自己的商品或服務,是商標的“表達性”使用,而商標權用盡是使用他人商標指示特任商品或服務的來源,是商標的“發(fā)信號”功能的使用。在上文所述的中國各級法院的判例中,法院幾乎均是從指示性合理使用的角度入手進行裁判。然而上海市浦東新區(qū)人民法院的“芬迪愛得樂有限公司與上海益朗國際貿易有限公司等侵害商標權及不正當競爭糾紛”一審判決中,針對被告在其店招上使用“FENDI”商標的行為,法院也曾從權利用盡理論入手展開過相關論述。
如上文所述,正如在現行的《歐盟商標指令》中已經將使用他人商標指示他人商品或服務來源的行為納入指示性使用的范疇,必須承認,在對該類商標使用行為的規(guī)制中,商標權利用盡和商標指示性合理使用存在概念范圍上的重疊。在目前我國的商標立法既未對商標權利用盡作出明確規(guī)定,也未對指示性合理使用作出明確規(guī)定的情況下,從理論上講針對該類行為,既可以從權利用盡的角度進行抗辯,也可以從指示性合理使用的角度進行抗辯??偨Y目前歐盟、美國及國內的立法及司法裁判經驗,對于指示性使用的概念范圍既存在以現行《歐盟商標指令》為代表的同時包含使用他人商標指代自己商品或服務來源與使用他人商標指代他人商品或服務來源的廣義的指示性合理使用的概念,也存在以歐盟BMW案為代表的僅包含使用他人商標指代自己商品或服務來源的指示性合理使用概念,以及以美國New Kids案為代表的僅包含使用他人商標指代他人商品或服務來源的指示性合理使用概念。在將來我國《商標法》的修訂中,應當注意到兩種指示性使用行為的區(qū)別,并對指示性合理使用的概念作出明確的規(guī)定。
(二)指示性合理使用判定與商標性使用判定及混淆可能性判定之間的關系
如上文所述,在目前我國的司法實踐中并沒有對指示性合理使用與混淆可能性判定之間的關系形成統(tǒng)一的裁判規(guī)則。而事實上,關于指示性合理使用判定與商標性使用判定以及與混淆可能性判定之間的關系,目前在學術界也并沒有達成統(tǒng)一的意見。有觀點指出,混淆可能性判斷應該前置于商標合理使用(正當使用)的判斷,商標合理使用應該作為涉案行為已經成立混淆可能性后的一項抗辯權利,因此在商標合理使用的構成要件中無需再考慮混淆可能性。也有觀點認為指示性合理使用已經構成非商標性使用,因此其就不具有產生混淆的可能,所以商標的指示性使用判定中應該排除混淆可能性判斷。而還有觀點認為,指示性的使用是一種商標的使用行為,而如果行為本身在必要且合理的限度內,其結果就應當是不會造成混淆可能性,因此不構成混淆可能性也就屬于指示性使用的構成要件之一。
關于指示性合理使用與混淆可能性判定之間的關系,從美國的司法實踐來看,如前文所述,各聯(lián)邦巡回法庭分別采納了不同的裁判思路。除美國聯(lián)邦第三巡回法庭將指示性使用與不構成混淆可能性作為兩個相互獨立的積極抗辯理由之外,其他幾個聯(lián)邦巡回法庭均將指示性使用的檢驗標準與混淆可能性的檢驗標準結合起來,并在指示性合理使用中進行混淆可能性判定,而并不將指示性使用作為獨立的抗辯理由。但美國聯(lián)邦第三巡回法庭在判決書中提到:“這并不意味著在相關案件中不需要首先進行混淆可能性判斷。即使構成了混淆,如果符合指示性合理使用測試標準,那么該使用也是正當的?!睆脑摫硎鰜砜?,聯(lián)邦第三巡回法庭還是傾向于認為在相關案件中應該將混淆可能性判定前置的。在歐盟商標指令中,關于指示自己的商品或服務的使用目的的這一類使用行為,在現行《歐盟商標指令》的第14條第1款第(c)項的規(guī)定中并未提及不構成混淆可能性的要求;但在BMW v. Deenik案中,法院認為“被告無論是用于經銷寶馬二手車的商標使用行為,還是用于指示自己所提供服務的用途的商標使用行為,均不得使人認為自己的經營與商標所有人有商業(yè)上的聯(lián)系,尤其不得使他人誤認為被告是商標所有人或是特約經銷商”。
需要注意的是,按照我國現行《商標法》第48條的規(guī)定以及司法實踐中形成的裁判規(guī)則,在判定涉案的商標使用行為是否構成商標侵權行為之前,首先應當對涉案行為是否構成商標法意義上的使用行為進行判定。商標性使用的判定,其制度價值在于劃定商標法的調整范圍,其目的在于判定涉案行為是否進入了商標權的權利控制范圍。涉案使用行為構成商標性使用是對該行為進行侵權判定的前提。而從法律邏輯上來講,商標的指示性使用應該屬于商標的合理使用中的一種行為,應該是屬于商標專用權的限制范疇,是一種合理使用的抗辯權。指示性合理使用的抗辯應當在商標侵權判定之中進行主張。商標合理使用的判定與商標性使用的判定并不處于同一個層面之上,更不是非此即彼的關系。在判定類似的店招之上使用他人商標的行為時,首先應判定其是否構成商標性使用。在構成了商標性使用的情況下,若被告提出相應抗辯,再進行指示性合理使用的判定。因此,構成商標指示性合理使用的行為理應屬于構成商標性使用的行為。
混淆可能性的判定是商標侵權判定的重要環(huán)節(jié),制止商業(yè)混淆也是商標法中商標權禁用權的主要功能和目的。而從以上對美國和歐盟立法例及司法判例的考察來看,指示性合理使用創(chuàng)立的初衷,乃是為了某些生產經營主體在商業(yè)活動中更好地指明自己所提供的商品或服務的來源與他人或者適用于他人的商品或服務,為使用人創(chuàng)設的一種在必要情況下可以不經許可合法使用他人商標的侵權例外。在指示性合理使用中,對他人商標的使用效果只能是指向于權利人的商品或服務,而不能對應到使用人自身。指示性合理使用應當遵守誠實信用的工商業(yè)慣例。因此,不構成相關公眾的混淆和誤認應當是構成指示性合理使用的必然結果和內在要求,同時也是設立指示性合理使用例外制度的前提。從這個角度上來講,可以認為無混淆可能性是指示性合理使用的構成要件。
五、轉售商在店招上單獨使用他人注冊商標時指示性合理使用抗辯的援引
通過對以上典型判例的總結,在我國的司法實踐中,被訴人以及法院基本都是圍繞著涉案的使用是否構成商標的指示性合理使用來進行是否構成商標侵權的判定。而轉售商在店招上單獨使用商標必須符合必要性、合理性、善意、不產生誤認這四個構成要件,才能援引商標合理使用進行抗辯。轉售商在店招上單獨使用商標并不能構成合理使用的抗辯,具體來講這種使用在必要性、合理性、主觀善意及及客觀混淆可能性四方面存在著以下問題。
(一)使用行為的必要性
根據《現代漢語詞典》的釋義,“必要”一詞是指“不可缺少,非這樣不行”。按照同義解釋的方法,“轉售商品所必要的方式”是指“轉售商品時不可缺少,非這樣不行的方式”,或“不采取這樣的方式就無法轉售商品”。但是本文認為,由于銷售的商品上本身即帶有商標,大部分情況下,還帶有與之配套出售的帶有商標的購物袋/包裝盒。因此,即使轉售商不在店招處單獨使用商標,進入店鋪的消費者只需稍作瀏覽就會知道里面銷售的是何種品牌商品。再者,即使以指示商品來源的目的在店招之上使用他人商標,也無須進行單獨、突出性使用而不標明自己的字號或其他說明性文字或標識。在實踐中,一些超市以及類似的綜合性賣場也幾乎都是銷售他人商品,但在實踐中并未出現超市、賣場在其店招之上單獨掛出他人商標的現象。事實上,將他人的商標用于自己的店招,特別是單獨的使用并不屬于正常生產經營中所必須的商業(yè)手段,該種使用已經超出了商標權限制中對使用行為所要求的必要限度。因此,轉售商在店招上單獨使用商標的行為不具有必要性。
(二)使用行為的合理性
使用方式是否合理,應當結合該商品或服務所處的行業(yè)及領域進行判斷,符合商業(yè)慣例的使用方式就屬于合理使用方式。反之,就不屬于合理的使用方式。
在目前常見的零售商業(yè)活動中,無論是在商場里,還是在大街上,也無論是GUCCI、BUBBERY等奢侈時尚品牌,還是ADIDAS、NIKE等運動休閑品牌,通常只有商標權利人的直營店或授權許可的專賣店才會在其店鋪店招上單獨使用店內所售商品的商標,這已經成為廣大消費者普遍接受的一種常識。因此,轉售商在經營過程中,也應當遵守這樣的商業(yè)慣例。
而轉售商如何使用商標才符合合理性條件,本文認為轉售商至少應該在其店招之上突出使用自己的字號或其他的區(qū)別性文字及符號。在實踐中,也存在著不少的平行進口商店在自己的店招上明確標注出其字號,或是在顯著位置添加“平行進口商城”“平行進口賣場”等說明性文字。同時還有一些正品轉售商會采用“Luxury Gallery”等能夠體現出自己轉售商身份的店招,并在不顯著的位置掛出店內所售商品的商標,以作指示性使用。但需要注意的是,在實踐中即使是添加了自己的字號、標識,若未將其突出使用而是突出使用所售商品的商業(yè)標識,也不符合指示性使用所要求的合理性要件。如前述上海益朗國際案中,轉售商雖在店招上添加了“EASTDOMAINOUTLET”的文字及圖形標識,但法院認為與店招上的他人商標相比,該標識并未被突出使用,仍然無法援引合理使用的抗辯。據此,轉售商在店鋪店招上單獨使用權利人的商標,明顯與商業(yè)習慣不符,不屬于合理的使用方式。
(三)行為主體的主觀善意
轉售商在銷售正品商品的時候,作為該行業(yè)中的一員,應該明知通常只有商標權利人的直營店或授權許可的專賣店才會在其店招上單獨使用店內所售商品的商標。轉售商不遵從商業(yè)習慣,而在店招上單獨使用商標,其主觀意圖是想讓消費者看到一個與商標權利人經營的專賣店或折扣店沒有差別的店鋪,誘導消費者認為該店鋪也是由商標權利人所經營,或者與商標權利人有特定的關聯(lián)關系,以此來提高自己的銷售業(yè)績。故而,轉售商在店招上單獨使用商標的行為并非僅出于指示商品來源的合理意愿,而還包含了為了利用商標權利人的知名度招攬顧客的故意。轉售商的該種使用具有不正當利用知名商標的市場競爭力和影響力的故意,屬于惡意攀附他人商標所搭載的商譽以提升自己的銷售競爭力,行為人在主觀上難言善意。
(四)使用行為的混淆可能性
正如上文已經闡述的,轉售商在店招上單獨使用商標的行為明顯不具有必要性、合理性,并且具有誘導消費者產生混淆誤認的主觀故意。這些因素所導致的結果是容易讓消費者誤認為該店鋪是由商標權利人所經營的,或者其經營者與商標權利人存在商業(yè)上和/或法律上的關聯(lián)關系,進而構成間接混淆。正如上面論述中指出的,在店招上單獨使用商標通常是商標權利人的直營或授權專賣店才會采用,而涉案的使用行為并不符合商業(yè)慣例,因此可能會誘導消費者對該店鋪及其經營者與商標權利人之間的關系產生混淆誤認。
綜上,轉售商在店招上單獨使用商標不符合必要性、合理性、善意、不產生誤認這四個條件,因而并不能援引指示性合理使用的抗辯。
六、轉售商在店招上單獨使用他人商標的商標侵權及不正當競爭風險
商標的本質在于其是具有區(qū)分商品或服務來源的標志。轉售商在店招上單獨使用商標,已經構成了商標性的使用,并且可能導致相關公眾誤認該商鋪與商標權人具有特定的聯(lián)系,超出了商標合理使用的范圍,不能援引指示性合理使用的抗辯,構成商品商標侵權。同時,在權利人字號和商標相同的情況下,該類使用還會構成商業(yè)混淆形式的不正當競爭行為。
(一)轉售商在店招上單獨使用他人注冊商標侵犯了權利人的商品商標專用權
轉售商即使銷售的是正品,但其在店招上單獨使用商標是否可能會侵犯商品商標專用權。對此不同法院有不同的判決論理與結果。比如在“古喬古希股份公司訴嘉興盼多芙商貿有限公司等不正當競爭糾紛一案二審”及“維多利亞的秘密商店品牌管理公司訴上海麥司投資管理有限公司侵害商標權糾紛一案”中,法院認為由于被告并非銷售假冒商品,指控其侵犯原告商品商標專用權顯然并不成立。亦即如果轉售商銷售的是正品,則轉售商在商品、店招上、標簽、名片等地方使用商標的行為不會侵犯商品商標專用權。但是在其他地區(qū)法院的各個案例中,即使零售商銷售的是正品,法院認為其使用方式也不能超出合理使用的界限。如果超出了合理使用的范疇,也可能侵犯商品商標專用權。
判定是否侵犯商標權的混淆標準不僅包括可能使相關公眾誤認商品或服務來源的直接混淆標準,同時還應包含可能使相關公眾誤認商標使用人與商標權人存在某種關聯(lián)關系的間接混淆標準。即使轉售商銷售的是正品,也需要遵守商標合理使用的條件,如果使用商標超出合理范圍如在店招上單獨使用商標,仍然會構成商標的間接混淆,進而侵犯到商品商標專用權,理由如下。
首先,即使轉售商銷售的是正品,其亦是屬于未經過商標注冊人的許可而在商品、店招上、標簽、名片、廣告宣傳等地方使用商品商標的行為,轉售商在司法實踐中均援引了指示性合理使用的抗辯。但是經過上文總結得出的結論,商標權構成指示性合理使用還必須受到主觀和客觀方面的必要限制,亦即需要滿足必要、合理、善意、不誤導的條件。因此,如果轉售商對于商品商標的使用行為不滿足合理性使用的條件,則無法援引指示性合理使用抗辯,該行為仍構成商品商標侵權。同樣的,除指示性合理使用的抗辯外,理論上被告還可以援引商標權利用盡原則進行抗辯。但即使援引權利用盡原則,也需要滿足不至于使相關公眾構成間接混淆這一限制。這樣的論證邏輯出現在了如上所述的歐盟BMW案中,即如果轉售商使用商標進行廣告的方式有可能導致公眾認為在轉售商與商標權人之間存在某種商業(yè)關系,尤其是如果這種使用有可能導致公眾認為轉售商屬于商標權人的銷售網絡或者二者之間有某種特殊的關系時,商標權人有權阻止轉售商使用其商標。
其次,具體而言,轉售商在店招中使用商標的行為應該使用《商標法》中的哪一條款進行侵權認定的問題,在目前的法律規(guī)定中,在轉售商單獨、突出性使用他人的注冊商標的情況下,我們傾向于適用第57條第(一)項作為侵權責任的請求權基礎。就目前我國不同地區(qū)的法院所作出的判決來看,上海市高級人民法院和上海知識產權法院主要是用2013年修訂的《商標法》第57條第(一)項和第(二)項或者2001年修訂的《商標法》第52條第(一)項作為請求權基礎;湖北省高級人民法院也是適用2013年修訂的《商標法》第57條第(一)項以及2001年修訂的《商標法》第52條第(一)項作為請求權基礎的;在廣東省珠海市中級人民法院一審、廣東省高級人民法院二審的“GUCCI”案中,一審法院以2001年修訂的《商標法》第52條第(二)項作為請求權基礎,但二審時廣東高院僅援引了2001年修訂的《商標法》第52條,卻沒有指出具體適用哪一項的規(guī)定,似乎回避了這一問題。不同于上述法院,在江蘇省高級人民法院的兩份相關判決中,法院均援引了2001年修訂的《商標法》第52條第(五)項以及2013年修訂的《商標法》第57條第(七)項的兜底條款。關于請求權基礎的問題,首先對于具有合法商品來源的轉售商來說,在店招上使用相關商標并不會構成直接混淆,僅可能會構成間接混淆;但究其表現形式來講,實踐中一般涉案轉售商都是使用與注冊商標相同的商標并用在同一種商品之上。根據《TRIPS協(xié)議》第16條第1款,在對相同商品或服務使用相同商標的情況下,應推定存在混淆的可能性。而2008年出臺的《歐盟商標指令》2008/95/EC序言第11段指出,在商標與標識相同且商品或服務相同時,對注冊商標的保護是絕對的。2013年修訂的《商標法》第57條第(一)項僅規(guī)制在同一種商品上使用相同商標的最明顯的商標侵權行為,與第(二)項不同,在第(一)項中并沒有對混淆可能性作出要求。從文義解釋的角度出發(fā),修訂后的《商標法》對于“雙相同”的情況似乎是采取了類似于歐盟的絕對保護,也就是說成立第57條第(一)項所指的商標侵權并不需要以構成混淆可能性為前提。因此在店招中單獨使用他人注冊商標的情況下,應該是首先通過第57條第(一)項判定構成商標侵權,而當被告提出了指示性合理使用的抗辯時,在根據指示性合理使用的相關構成要件來判定是否構成侵權的例外情況。該種情況下,不宜籠統(tǒng)適用兜底條款,而應該根據法律邏輯指明請求權基礎。
此外,在上海市高級人民法院和上海知識產權法院的上述兩個案例中,法院雖然認定,如果轉售商銷售正品,則轉售商在店招上使用商標的行為不會侵犯商品商標專用權。但是其在之后論證轉售商侵犯服務商標專用權的時候,法院認為,商標權人無權禁止他人在銷售商品過程中對其商品商標的指示性使用,即使是同時注冊了與商品商標標識相同的服務商標,也不能禁止他人對商品商標的指示性使用。也即表明法院在本質上是承認對商品商標的使用需要滿足指示性使用,按此邏輯推理,如果對商品商標的使用超出了指示性使用合理使用的范圍,則商標人有權禁止該種商標使用行為。正如前文所述,轉售商在店招上使用他人的注冊商標已經構成商標侵權,但若指示性合理使用的抗辯成立,則會構成商標侵權的例外。而轉售商在店招上使用商標的行為超出了指示性使用合理使用的范圍,就不會構成合理使用,應認定侵犯商品商標專用權。故對于以上兩份判決中僅憑店鋪銷售的商品為正品就判定不構成商品商標侵權這一裁判思路,本文認為這是有待商榷的。
所以,轉售商即使銷售正品,也需要遵守商標合理使用的條件,如果使用商標超出合理范圍,將不會構成合理使用的商標侵權例外,進而被認定為侵權。
(二)轉售商在店招上單獨使用他人商業(yè)標識可能構成不正當競爭
在實踐中,一些企業(yè)的字號和其主營的商品或服務的商標往往是相同的。在這種情況下,轉售商在店招上單獨使用他人商標的行為同時也會構成對于他人字號(企業(yè)名稱)的不正當競爭行為。例如,著名的奢侈品品牌“GUCCI”的企業(yè)名稱為“GUCCIOGUCCIS. P. A.”,因此,GUCCI既是該公司所持有的注冊商標,同時也構成了其企業(yè)名稱中的字號。在上海市高級人民法院和廣東省高級人民法院審理的兩件轉售商于其店招使用“GUCCI”標識的侵權案件中,法院除認涉案被告的使用構成侵犯注冊商標專用權外,還認定該使用同時構成了1993年《反不正當競爭法》第5條第(三)項中“擅自使用他人的企業(yè)名稱或者姓名,引人誤認為是他人的商品”的行為,進而構成不正當競爭。法院認為,涉案轉售商在其店招之上單獨或突出使用“GUCCI”的行為,足以使相關公眾對涉案店鋪的經營者身份、涉案店鋪與古喬古希公司之間的關聯(lián)關系產生混淆、誤認,利用了古喬古希公司的經營成果及聲譽,從而獲取不正當的競爭優(yōu)勢。同樣地,在“芬迪愛得樂有限公司與上海益朗國際貿易有限公司等侵害商標權糾紛”的二審判決書中,上海知識產權法院認為“FENDI”作為芬迪公司外國企業(yè)名稱(FENDIADELES.R.L.)中的主要部分,為芬迪公司外國企業(yè)名稱中的“字號”,可以認定為1993年《反不正當競爭法》第5條第(三)項規(guī)定的“企業(yè)名稱”?!艾F益朗公司未經芬迪公司許可,在涉案店鋪的店招上單獨使用了芬迪公司的字號“FENDI”,并已經致使相關公眾產生涉案店鋪由芬迪公司經營或者經芬迪公司授權經營,涉案店鋪提供的服務由芬迪公司提供或者由芬迪公司授權提供的混淆和誤認,屬于擅自使用芬迪公司企業(yè)名稱,引人誤認為是芬迪公司提供服務的不正當競爭行為?!?/span>
同時應當指出的是,2019年《反不正當競爭法》第6條中的擅自使用他人企業(yè)名稱的商業(yè)混淆不正當競爭行為有其獨立的構成要件,其要求被混淆的對象必須是具有一定影響的企業(yè)名稱(包括簡稱、字號等),因此即使在認定涉案行為構成商標侵權的情況下,也不能直接認定該行為同時構成不正當競爭。同樣地,不同于反不正當競爭的法律規(guī)定,商標法律對于注冊商標的保護原則上是分類保護,因此也不宜輕易根據不構成商標侵權的結論就徑直認定涉案行為不構成不正當競爭。對于商標侵權與不正當競爭兩種行為的認定,應當按照各自的構成要件進行獨立判斷。
結語
綜上,總結分析國內外在判斷第三人未經授權使用商標是否合理具有正當性的情況,一般來說,若要構成商標的指示性合理使用的抗辯,轉售商使用商標的行為需要滿足如下構成要件:(1)對商標的使用應當具有必要性;(2)使用方式在合理范圍內;(3)使用是出于善意;(4)不得使相關公眾誤以為使用人與商標權人之間存在某種關聯(lián)關系,不正當地利用攀附商標權人的聲譽。
在指示性合理使用中,應當對于用他人的商標識別自己的商品或服務的用途以及用他人的商標識別他人的商品或服務這兩種不同的行為作出合理的區(qū)分,而對于后一種行為,既可以從指示性合理使用的角度入手也可以從權利用盡的角度入手進行抗辯援引和分析。
在指示性合理使用與混淆可能性判定二者之間的關系以及指示性合理使用與商標性使用之間的關系上,無論是國內的司法實踐,還是美國及歐盟的相關判例,均沒有達成一個統(tǒng)一的裁判思路。但從法律邏輯上講,指示性合理使用作為一種商標專用權的限制,其更適合作為一種商標侵權的抗辯進行主張,該抗辯的主張應首先以涉案行為構成商標性使用為前提。而無混淆可能性作為指示性合理使用的內在要求、必然結果以及該制度設立的主要限制,應當視為指示性合理使用的構成要件之一。
根據現有的國內司法實踐中的主流裁判規(guī)則,從結論上講,轉售商在店招上單獨使用商標不符合必要性、合理性、善意、不產生誤認這四個條件,不構成指示性合理使用,而且已經超越了商標權利用盡的必要界限,不能援引商標合理使用進行抗辯。轉售商在店招上單獨使用商標的行為具有引起相關公眾誤認其與權利人存在特定聯(lián)系的間接混淆的可能性,已經構成了對商品商標的侵權行為。同時,在權利人商標和字號相同或相似的情況下,未經許可在店招上使用他人商標的行為還可能會構成擅自使用他人有一定影響的企業(yè)名稱(字號)的不正當競爭行為。
目前,在我國的商標法中對于商標的指示性合理使用以及商標的權利用盡缺乏明確而詳細的規(guī)定,對于指示性合理使用及權利用盡的概念范圍、指示性合理使用的構成要件等問題,法院往往面臨無法可依的困難,這是導致司法實踐中裁判規(guī)則無法統(tǒng)一的部分原因,在將來商標法的修改中,我們期待立法在這一部分作出相應的完善。